El Derecho de Marcas al igual que otros derechos tienen límites. En particular, los derechos de terceros o bienes jurídicos que el sistema también desea proteger. Así, para el caso de las marcas es importante recordar que se desarrollan dentro de un contexto competitivo, por lo cual debe estar en armonía con otras disciplinas como son las del Derecho de la Competencia.
Importación paralela en la Decisión 486
La Decisión 486, norma supranacional que regula los aspectos de la Propiedad Industrial para los países de la CAN (Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia), señala lo siguiente:
Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.
A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.
La norma es clara al señalar que el agotamiento del derecho de marcas está definido en el momento de la puesta del producto en el comercio. A partir de este instante, cualquier tercero podrá realizar actos de comercio sin necesidad de solicitar el consentimiento del titular o una persona autorizada o económicamente vinculada a él.
Proceso 452-IP-2017: Interpretación prejudicial del artículo 158
El Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que corresponde al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario para asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros.
En el caso TOYOSA S.A. vs EXPOMOTOR, el Tribunal interpretó el artículo 158 señalando que la importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado; es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial.
En tal sentido, para que el supuesto de importación paralela opere deben cumplirse los siguientes requisitos:
- Importación efectuada por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado.
- Que el producto que se importe sea original.
- Si bien es un producto original esté fuera de la cadena comercial oficial.
- Que el producto que se importe se lo haya adquirido lícitamente en el mercado de otro país.
- Que el producto haya sido vendido por el propio titular del derecho, por otra persona con consentimiento del titular del derecho o por una persona económicamente vinculada con el titular del derecho.
De este modo, la importación paralela tiene como objetivo la libre circulación de bienes y respetar el Derecho de la Competencia. Como consecuencia, se impide que el titular de la marca controle los precios futuros del producto, así como las formas de comercialización.
Como se observa, la importación paralela es un límite a los derechos de marca o su agotamiento. Para que opere el supuesto de agotamiento del derecho de marca se deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Introducción en el comercio de un producto protegido por un registro de marca
- Que el producto se haya introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro, una persona con su consentimiento o por una persona económicamente vinculada a él.
- Que los productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningún tipo de modificación, alteración o deterioro.
Finalmente, el Tribunal señala que las importaciones paralelas promueven la competencia intra-marcas por lo cual se genera una mejor situación para el consumidor aumentando su bienestar. Este supuesto aplica para los casos de contratos de distribución o licencias exclusivas, evitando la consolidación de abusos de posición de dominio.
Alejandro Castro Angulo
Abogado – Director General