Licencias: Marcas y patentes

Tanto las marcas y las patentes al momento de ser registradas y otorgadas respectivamente, se les confiere a sus titulares un derecho de exclusiva, el mismo que les brinda la posibilidad de impedir que terceros efectúen diversos actos como el uso o explotación sin que se haya dado el consentimiento para ello.

Las licencias sobre derechos de propiedad intelectual resultan de un contrato mediante el cual el titular de aquellos derechos (licenciante) autoriza el uso y la explotación económica de los mismos a un tercero (licenciatario). Se negocia el ámbito de aplicación de la licencia, el tiempo de duración y la retribución económica.

Marcas: La regulación en el entorno de la Comunidad Andina se encuentra en el capítulo IV de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, siendo que una de sus disposiciones establece la obligatoriedad de registrar el contrato de licencia ante la oficina de nacional competente, la falta de este registro ocasionará que dicho contrato no surta efectos frente a terceros.

Los contratos de licencia de signos distintivos otorgan la posibilidad a los titulares que -por diversas razones- no puedan hacer uso activo de sus marcas, ponerlas en el mercado por medio de un tercero (licenciatario) a cambio de una retribución económica sin la necesidad de perder su titularidad completamente. Asimismo, el licenciatario se ve beneficiado al emprender un negocio con marca ya registrada o incluso, obtener el beneficio de una reputación ya ganada.

El negocio de las licencias otorga una mejora en la dinámica del mercado, tan es así que empresas pequeñas puedan comercializar productos de marcas registradas obteniendo ganancias y evitándose los costos de un posicionamiento en el mercado. Por su parte, los titulares de las marcas obtienen lucro por las regalías obtenidas.

Patentes: Por medio de las licencias, el titular de una patente autoriza a un tercero para que pueda fabricar, usar o comercializar su invención patentada a cambio de una retribución económica, en un determinado territorio y por un periodo de tiempo, todo ello previamente acordado.

Es preciso señalar que la noma andina indica que los contratos de licencia para la explotación de patentes no serán registrados si no cumplen con las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y a las prácticas de libre competencia. Con relación a la importación de tecnología, los contratos de licencia deberán ser evaluados respecto a la contribución efectiva de la tecnología importada, siendo además que las cláusulas de este tipo de contratos deberán indicar como mínimo lo siguiente:

  1. Identificación de las partes, con expresa consignación de su nacionalidad y domicilio;
  2. Identificación de las modalidades que revista la transferencia de la tecnología que se importa;
  3. Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de tecnología;
  4. Determinación del plazo de vigencia

Finalmente, al igual que en los signos distintivos, la suscripción de un contrato de licencia puede otorgar a las partes beneficios: por un lado, el licenciatario puede hacer uso de una tecnología en la cual no requirió inversión para su desarrollo y el licenciante obtiene regalías sin perder el derecho de propiedad sobre su invención patentada.

Thalia Tapia Morales
Asistente Legal en Propiedad Intelectual